【新诺观点】发明创造权属风险简析之二“合作开发与委托开发”

作者在上一篇【新诺观点】栏目文章中阐述了发明创造权属风险的第一种情形“职务发明创造与非职务发明创造”，那么，本文作者将继续阐述发明创造权属风险的第二种情形“合作开发”与第三种情形“委托开发”，这两种情形存在的隐形陷阱或许比“职务发明创造”权属纠纷更为厉害。

我们还是以专利法规为依据，结合具体案例进行阐述说明。

《中华人民共和国专利法》第八条规定：

“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”

法八条规定了专利领域权属纠纷来源的另外两种情形：合作开发与委托开发。简单概括法八条可以得知，有归属协议约定的，当以协议约定优先；在无归属协议另行约定情况下，合作开发的权属方为共同合作完成的单位或个人，委托开发的权属方为完成的单位或个人（即受托方）。

【案例一】红酒醒酒器专利权属纠纷案

案情简介：

“甲方东莞某登公司与乙方东莞某益公司，双方合作研发红酒醒酒器产品，双方在合作协议中约定‘双方合作研发产品知识产权归甲、乙双方所有’。后来，双方就醒酒器产品的专利权属和合作协议书的知识产权归属条款产生纠纷，原告甲方某登公司主张对相关醒酒器专利共有知识产权，被告乙方某益公司则主张醒酒器专利独有。”

本案案情属于合作开发项目，或许大家并不陌生，就是在合作开发的合作协议中，双方对研发成果知识产权的归属一般都会写上这么一句“双方合作研发产品知识产权归甲、乙双方所有”，然而，这种协议规定条款的约定，是否真的能够明确知识产权归属呢？答案是否定的。在本案审理中，法院认为，合作协议中虽然约定双方合作研发产品的知识产权归甲乙双方所有，但合作协议只是笼统约定，未明确约定具体产品，法院会考虑诸多因素去进行认定，例如双方是否都存在实质性贡献等。最终，本案判决结果为法院驳回原告甲方某登公司诉讼请求，判定醒酒器专利归属被告乙方某益公司。

本案给我们的启发在于，对于双方合作开发，在约定合作开发协议时，一定要明确具体的产品研发主体、内容、范围、及相应权利归属，通过合同约定的具体权利义务，来确定双方对最终研发成果的贡献比例。否则，一旦未约定成果归属，起了纠纷，在法官结合“实质性贡献”等因素进行主观判断时，就极有可能导致企业专利权的丧失。

【案例二】儿童推车专利权属纠纷案

案情简介：

“2017年10月，甲方上海某科技公司与乙方广东某科技公司签订《上海某科技公司采购合同》一份，主要约定内容有：乙方负责儿童推车手柄的设计及生产，甲方提供儿童推车样品配合乙方等；乙方对甲方的儿童推车知识产权、产品资料等有绝对保密的义务。本采购合同中，甲方采购的儿童推车产品相关的设计意念、产品设计外形、结构、系统软件功能等均为甲方提供，知识产权属甲方所有，乙方不得申请该儿童推车相关专利。签订采购合同后，乙方广东某科技公司于2017年11月申请了名称为“儿童推车手柄”的外观设计专利并获得授权。甲方上海某科技公司向法院起诉，请求判令确认甲方为该涉案外观设计专利的专利权人。”

本案案情属于委托开发项目，涉案合同名为采购合同，实为兼具买卖性质与委托开发性质的混合合同，本案系双方当事人因委托开发合同产生的专利权权属纠纷。根据《专利法》、《合同法》相关规定，对于委托开发而形成的技术成果的归属，当以当事人的约定优先。按照合同约定，乙方广东某科技公司负责儿童推车手柄的设计及生产，甲方上海某科技公司提供儿童推车配合乙方；在此基础上，双方进一步约定了知识产权归属，即约定与儿童推车相关的知识产权属甲方上海某科技公司所有，并进一步明确约定乙方不得申请儿童推车相关专利。因此，基于上述案情，结合双方实际的合作情况，法院判决认定涉案外观设计专利属于甲方上海某科技公司委托乙方广东某科技公司开发完成的技术成果具有事实依据，专利权属按照合同约定应当归属甲方上海某科技公司。

本案中，甲乙双方采购合同对委托开发形成的知识产权归属做了明确的约定，事实依据清楚，双方权益明晰。然而在现实中，却存在很多遗漏知识产权权属约定或是约定不清楚的合作协议。例如广东某制造企业投入大量研发费用委托某技术公司开发新型生产工艺，研发成功后，制造企业准备申请专利时却发现技术公司已经抢先一步将该工艺技术申请为自有专利，而最终法院判决认为合同中双方未约定知识产权归属，依据法律规定，申请专利的权利属于完成方即技术公司，也就是说制造企业花了钱，技术却归了别人，甚至可能被人卡住命门。

广东作为全国创新前沿阵地，从广东制造业密集的研发实践来看，大量企业仍习惯用“采购合同”、“框架合作协议”替代专门的知识产权权属条款，看似省事的模糊约定，恰恰是权属纠纷的高发导火索。合作开发中“笼统共有”的条款，本质上是把“实质性贡献”的判断权完全交给司法裁量，一旦双方研发投入边界不清，很容易出现像红酒醒酒器案中“约定共有却最终失权”的结果；而委托开发场景下，不少委托方误以为“付了钱就自然拿到知识产权”，忽略《专利法》第八条的法定规则，最终陷入“花钱买了使用权，却拿不到核心专利权”的被动局面。

在商业运营中，对企业而言，合作开发与委托研发的权属风控核心从来不是事后诉讼维权，而是在缔约阶段就需完成前置布局：合作开发协议中要明确列明研发成果的具体指向、双方技术贡献的划分标准、共有权益的行使规则；委托开发协议里则要单独设置权属确认条款，明确申请专利的权利完全归属于委托方，同时约定受托方的后续改进成果的优先受让权。唯有把隐形的权属陷阱提前堵在合同文本里，才能避免企业的研发投入沦为他人的专利嫁衣。

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